물건의 발명을 청구하면서 제조방법에 의해 그 물건을 한정하는 형식으로 기재된 청구항을 ‘Product by Process 청구항’ 또는 ‘제법한정 물건 청구항’이라고 합니다. PbP 청구항에 있어서, 청구범위에 기재된 구성 중 물리적인 존재로서의 물건과 직접적으로 관련이 없는 방법적인 요소를 그 구성으로 인정할 것인지 말 것인지가 그간 중요한 쟁점이 되어 왔는데, PbP 청구항의 해석에 관해서는 2006년 우리 대법원에서 이미 법리를 제시한 바 있지만, 그 법리 문구에 다소 모호한 표현이 포함되어 있어서 그동안 그 법리 해석을 놓고서 많은 논쟁이 있어 왔습니다. 이러한 상황에서 지난 해(2015년) 대법원은 전원합의체 판결을 통해서 종전 대법원 판결에서 제시한 법리를 폐기하고, 새롭게 PbP 청구항에 관한 신규성 내지 진보성 판단기준을 제시함으로써 그 간 PbP 청구항 해석을 둘러싼 여러 논란을 깨끗이 정리하였습니다.

 저는 대법원 특허조사관으로 근무하면서 대상 판결을 검토한 바 있으며, 이 판례 평석에서 PbP 청구항 해석과 관련해서 그간 논란이 되었던 내용이 무엇인지, 그리고, 대법원 전원합의체 판결에서 PbP 청구항을 둘러싼 쟁점들을 어떻게 정리하였는지 등에 관해서 살펴보았습니다.

이 글은 대한변리사회에서 발가하는 2016년 2월에 '특허와 상표'에 실렸습니다.

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- 김병필 변리사 -